Право інтелектуальної власності в межах договору поставки

Добрий день.

Або здійснити обмін Листами, або підписати додаткову угоду із ТОВ-2 до Договору про нерозголошеня про:

- відсутність заперечень з боку ТОВ-2 щодо укладення між ТОВ-1 та ТОВ-3 Договору поставвки і перелічити ключові (суттєві) умови Договору поставки між ТОВ-1 та ТОВ-3.

Цього цілком буде достатньо. Довіреності не потрібні.

Доброго дня, пані Вікторія!

Якщо згідно з умовами Вашого чинного договору поставки та договору про нерозголошення - технічні умови є об’єктом права інтелектуальної власності ТОВ №2 (бо саме воно їх розробило, затвердило і погодило у державних органах), то використання цих ТУ для виготовлення продукції для третіх осіб (у тому числі споріднених компаній ТОВ №3) формально є порушенням договору і може спричинити штрафні санкції.

1. Щоб ТОВ №1 не наражав себе на штрафи , то найбільш безпечний варінат - це отримати письмовий дозвіл від ТОВ №2 на використання ТУ для виготовлення продукції для ТОВ №3.

Такий документ може мати форму додаткової угоди до чинного договору з ТОВ №2;

У додатковій угоді треба чітко прописати що ТОВ №2 дозволяє використання ТУ №___ від ___ року для виготовлення продукції за замовленням ТОВ №3, що таке використання не є порушенням прав ТОВ №2, що ТОВ №2 не має і не матиме претензій до ТОВ №1 у зв’язку з цим.

2. Інший варіант - тристороння угода між:

• ТОВ №1 (Постачальник),
• ТОВ №2 (власник ТУ),
• ТОВ №3 (новий замовник).

У ній ТОВ №2 передає ТОВ №3 право замовляти продукцію, виготовлену за його ТУ, а ТОВ №1 - отримує дозвіл на використання цих ТУ виключно в межах цього договору. Це повністю знімає ризики відповідальності за порушення прав ІВ і конфіденційності.

Якщо не укласти додаткової або тристоронньої угоди, то ТОВ №1, виготовивши продукцію для ТОВ №3 за ТУ ТОВ №2 без письмового дозволу формально:

• порушує договір поставки з ТОВ №2;
• порушує договір про нерозголошення (бо фактично передає технологічну інформацію третій стороні);
• може бути притягнуте до сплати передбачених штрафів.

Тому діяти «на свій страх і ризик» - вкрай небезпечно навіть у випадку, якщо ТОВ №2 і ТОВ №3 мають одних власників чи працюють «як одна мережа».

З повагою, юрист Дерій В.О.!

Вітаю, Вікторію.

Як варіант, можна скласти додаткову угоду, додавши в договір пункт приблізно такого змісту. Постачальник має право укладати угоди з використанням технічних умов Замовника з третіми особами, повязаними (афельованими) з Замовником без настання відповідальності, передбаченої п.___ цього Договору "

З повагою,

Андрій Брильов

Доброго дня, Вікторія!

1. Як Постачальник (ТОВ №1) може убезпечити себе від штрафних санкцій в даному випадку?

По суті, оскільки ТУ розробляються для виробництва продукції, то доволі часто на практиці підприємства передають право використовувати такі ТУ разом або з торговельною маркою (знаком для товарів і послуг), або комерційним найменуванням тощо. Тобто йдеться про комплекс прав або частини комплексу прав з метою виготовлення та/або продажу певного виду товару та/або надання послуг на умовах, погоджених із правоволодільцем, які визначаються та передаються за договором комерційної концесії.

Утім, не виключено й укладення інших договорів на використання ТУ як об'єкта права інтелектуальної власності та/або розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Судова практика загалом виходить з того, що технічні умови є документом технічного характеру, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги, та, за наявності передбачених законодавством підстав, може бути визнаний об'єктом авторського права.

При цьому, як зазначають суди, технічні умови не виключаються з правової охорони після їх затвердження у встановленому порядку, бо на них не поширюється норма, передбачена пунктом «в» ст. 10 Закону про авторське право, а саме: «не є об'єктом авторського права видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади».

Авторське право на ТУ їх розробник набуває в силу їх створення та з моменту такого створення. Автор ТУ за законом отримує всі немайнові та майнові права на них незалежно від виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Так як судові органи все-таки визнали захист ТУ, як об'єкта авторського права, то госпсуб'єкти мають право укладати договори, пов'язані з використанням та розпорядженням об'єктами інтелектуальної власності.

Водночас, лише власник (правоволоділець) вирішує, яким способом розпоряджатися розробленими ним ТУ, він не позбавлений права укладати звичайні договори, передбачені ЦКУ, щодо передачі прав власності чи права використання ТУ третім особам (не як об'єкт авторського права), зокрема на умовах спільної діяльності чи спільного використання.

Тут можна виокремити кілька видів договорів.

1. ТУ як окремий документ (з об'єктом захисту авторського права).

Отже, якщо ТУ є окремим документом та містять повний комплекс вимог до продукції, її якості, технології виробництва та інші необхідні вимоги контролю та постачання, то, на нашу думку, такі ТУ цілком можуть бути самостійним предметом одного з видів договорів, передбачених ст. 1107 ЦКУ:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

2. ТУ як складова технічної документації (з об'єктом захисту авторського права).

Якщо ж ТУ є складовою (невід'ємною) частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукцію, то в такому разі ТУ не є самостійним предметом договору — відповідні договори, як правило, передають усю інформацію на продукцію, у т. ч. ТМ (знак для товарів і послуг), інші об'єкти інтелектуальної власності та/або майнові права (йдеться про комерційну концесію/субконцесію).

По суті, тут ідеться про договори комерційної концесії (франчайзингу) — передачу правоволодільцем (власником зареєстрованих ТУ) комплексу прав на використання ТМ (бренду) та бізнес-моделі (рецептури, технології тощо виробництва продукції), а також усієї супутньої інформації, яка потрібна для ведення бізнесу. Сюди ж можна віднести й договори ноу-хау — йдеться про відомості технічного, економічного тощо характеру, що існують у вигляді інформації, у тому числі в режимі комерційної таємниці, навичок, досвіду, що не охороняються як об'єкти промислової власності та не розкриті з різних причин1.

3. ТУ як окремий документ (без об'єкта захисту авторського права).

Для таких випадків можна використовувати будь-які правові конструкції (договори), що укладаються на виконання робіт чи надання послуг по створенню/розробці ТУ за замовленням, а також договори передачі у користування ТУ.

2. Що потрібно зробити (можливо якусь додаткову угоду укласти, чи ТОВ №2 повинна надати якусь довіреність ТОВ №3)?

Так, це може бути або додаткова угода, або письмовий дозвіл від ТОВ №2 на використання технічних умов для виробництва продукції для ТОВ №3, або взагалі трьостороння угода.

3. Чи в даному випадку Постачальник ніяк не зможе постачати Продукцію, не порушуючи договірні зобов’язання перед ТОВ №2?

Не зможе, якщо буде постачати таку продукцію ТОВ №3 без дозволу ТОВ №2.

Технічні умови — нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких можуть бути встановлені чи дотримані такі вимоги (п. 22 ст. 1 Закону про стандартизацію).

Нормативний документ — документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів (п. 14 ст. 1 Закону про стандартизацію).

Щодо питання розроблення та використання юрособами приватного права у своїй госпдіяльності технічних умов, то відповідно до ст. 16 Закону про стандартизацію підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи зі стандартизації, зокрема:

— розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати, у т. ч. технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування;

— застосовувати прийняті ними технічні умови;

— видавати і розповсюджувати прийняті ними технічні умови.

Технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.

Право власності на технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, належить відповідним підприємствам, установам та організаціям. З погляду законодавства у сфері захисту авторського права це можно порівняти із службовим твором наукового характеру.

З повагою, адвокат Айвазян.

Вітаю!

НАЙКРАЩЕ, ВАМ НЕОБХІДНО ПІДПИСАТИ ТРЬОСТОРОННІЙ ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ ТУ.

Договір про передання «ТУ» — самостійний вид цивільно-правових договорів у сфері права інтелектуальної власності.

Є ІШИЙ ШЛЯХ (НА МАЙБУТНЄ):

Також можливе введення двоетапного порядку передання «ТУ» і права на його використання: перший — укладення договору про розкриття «ТУ», другий — укладення договору про передання «ТУ». При цьому договір про розкриття «ТУ» не розглядається як попередній договір, оскільки його метою є не лише укладення в майбутньому договору про передання «ТУ», але й обумовлене цим попереднє ознайомлення зі змістом самого «ТУ», збереження його в режимі конфіденційності для третіх осіб, а найголовніше — гарантії дотримання інтересів сторін на випадок неукладення договору про передання «ТУ».

---

Загалом, технічні умови — нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких можуть бути встановлені чи дотримані такі вимоги (п. 22 ст. 1 Закону про стандартизацію).

Нормативний документ — документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів (п. 14 ст. 1 Закону про стандартизацію).

Щодо питання розроблення та використання юрособами приватного права у своїй госпдіяльності технічних умов, то відповідно до ст. 16 Закону про стандартизацію підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи зі стандартизації, зокрема:

— розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати, у т. ч. технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування;

— застосовувати прийняті ними технічні умови;

— видавати і розповсюджувати прийняті ними технічні умови.

Технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.

Право власності на технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, належить відповідним підприємствам, установам та організаціям. З погляду законодавства у сфері захисту авторського права ми би говорили про ТУ як про службовий твір наукового характеру.

Загалом право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (ч. 1 ст. 418 ЦКУ).

Серед перелічених об'єктів права інтелектуальної власності у ст. 420 ЦКУ та у Законі про авторське право і суміжні права такого об'єкта, як технічні умови, прямо не названо.

Проте, позаяк відповідно до ст. 15 ГКУ ТУ використовуються та розробляються підприємствами для цілей їх госпдіяльності, то вилучити їх із об'єктів авторського права, що охороняються законом, також не можна.

Відповідно до п. 3.1 ДСТУ 1.3:20042, технічні умови (ТУ) — це нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги. ТУ встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання (виконання, надавання) та регулюють відносини між виробником (постачальником) та споживачем (користувачем). ТУ можуть бути невід'ємною частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукцію або окремим документом.

При цьому в п. 3.10 ДСТУ 1.3:2004 зазначено, що право власності на ТУ належить тим госпсуб'єктам, на кошти яких їх створено або яким це право передано в порядку, встановленому законодавством. За згодою власника ТУ дозволено використовувати іншим госпсуб'єктам.

Судова практика загалом виходить з того, що технічні умови є документом технічного характеру, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги, та, за наявності передбачених законодавством підстав, може бути визнаний об'єктом авторського права.

Авторське право на ТУ їх розробник набуває в силу їх створення та з моменту такого створення. I хоча через скасування реєстрації ТУ після перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства вносяться до бази даних «ТУ України», автор ТУ за законом отримує всі немайнові та майнові права на них незалежно від виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

З моменту внесення ТУ до бази даних «ТУ України» обсяг прав правоволодільця не змінюється, проте зі службового твору ТУ перетворюються на нормативний документ (п. 3.10 ДСТУ 1.3:2004), і це створює передумови для правоволодільця розпоряджатися такими ТУ на власний розсуд — користуватися ТУ з власною метою, продавати, передавати права використання третім особам у повному обсязі чи частково, а також перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання (фактично, всі майнові права, передбачені у ст. 440 ЦКУ).

Чому я на цьому наголошую ? Багато хто скаже, що для виникнення та здійснення авторського права не вимагається факту реєстрації твору (а вище я зазначив, що визнаємо ТУ службовим твором наукового характеру), усі права на твір виникають з моменту його створення.

Водночас, виходячи з визначення терміна «Технічні умови», наведеного на початку відповіді, останній визначає технічні вимоги на продукцію, що виготовляється, й передати ТУ третім особам без проходження процедури їх перевірки та офіціалізації неможливо.

Стандарт, який регламентує порядок перевіряння та реєстрації технічних умов, — СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги» — технічні умови та зміни до них підлягають перевірці та вносяться до бази даних «ТУ України» лише за умови їх відповідності законодавству України, технічним регламентам, іншим нормативно-правовим актам та національним стандартам щодо конкретних видів продукції.

Тому, на мою думку, без внесення ТУ до бази даних вони не можуть передаватись у користування за господарськими договорами третім особам як нормативний документ. Хоча не можна заперечити можливості розроблення ТУ як службового твору однією організацією та подання на перевірку та внесення до бази даних «ТУ України» іншою особою, яка придбала такі ТУ у власність.

Лише власник (правоволоділець) вирішує, яким способом розпоряджатися розробленими ним ТУ, він не позбавлений права укладати звичайні договори, передбачені ЦКУ, щодо передачі прав власності чи права використання ТУ третім особам (не як об'єкт авторського права), зокрема на умовах спільної діяльності чи спільного використання.

Тут можна виокремити кілька видів договорів.

1. ТУ як окремий документ (з об'єктом захисту авторського права).

Отже, якщо ТУ є окремим документом та містять повний комплекс вимог до продукції, її якості, технології виробництва та інші необхідні вимоги контролю та постачання, то, на нашу думку, такі ТУ цілком можуть бути самостійним предметом одного з видів договорів, передбачених ст. 1107 ЦКУ:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

2. ТУ як складова технічної документації (з об'єктом захисту авторського права).

Якщо ж ТУ є складовою (невід'ємною) частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукцію, то в такому разі ТУ не є самостійним предметом договору — відповідні договори, як правило, передають усю інформацію на продукцію, у т. ч. ТМ (знак для товарів і послуг), інші об'єкти інтелектуальної власності та/або майнові права (йдеться про комерційну концесію/субконцесію).

По суті, тут ідеться про договори комерційної концесії (франчайзингу) — передачу правоволодільцем (власником зареєстрованих ТУ) комплексу прав на використання ТМ (бренду) та бізнес-моделі (рецептури, технології тощо виробництва продукції), а також усієї супутньої інформації, яка потрібна для ведення бізнесу. Сюди ж можна віднести й договори ноу-хау — йдеться про відомості технічного, економічного тощо характеру, що існують у вигляді інформації, у тому числі в режимі комерційної таємниці, навичок, досвіду, що не охороняються як об'єкти промислової власності та не розкриті з різних причин.

3. ТУ як окремий документ (без об'єкта захисту авторського права).

Для таких випадків можна використовувати будь-які правові конструкції (договори), що укладаються на виконання робіт чи надання послуг по створенню/розробці ТУ за замовленням, а також договори передачі у користування ТУ.

Вітаю Вас.

Питання:1. Як Постачальник (ТОВ №1) може убезпечити себе від штрафних санкцій в даному випадку?2. Що потрібно зробити (можливо якусь додаткову угоду укласти, чи ТОВ №2 повинна надати якусь довіреність ТОВ №3)?3. Чи в даному випадку Постачальник ніяк не зможе постачати Продукцію, не порушуючи договірні зобов’язання перед ТОВ №2?

На мій погляд, у цій ситуації Постачальнику (ТОВ №1) дійсно слід діяти максимально обережно, оскільки технічні умови (ТУ), затверджені ТОВ №2, є об’єктом інтелектуальної власності цього підприємства. Використання їх без письмового дозволу може розцінюватися як порушення договірних зобов’язань та умов конфіденційності, що тягне штрафні санкції. Навіть якщо ТОВ №3 фактично пов’язане з ТОВ № 2, з юридичної точки зору це окремий суб’єкт господарювання, і посилання на належність до однієї мережі не має правового значення без належного документального підтвердження.

Найбезпечніший варіант для ТОВ №, як я вважаю, вимагати офіційного письмового дозволу (ліцензії або листа-згоди) від ТОВ №2 на використання їх технічних умов для виготовлення продукції на користь ТОВ №3. Такий документ має прямо вказувати, що ТОВ №2 дозволяє Постачальнику застосовувати ТУ для потреб ТОВ №3 і не вважатиме це порушенням прав чи умов конфіденційності. Додатково бажано, щоб ця згода містила формулювання про звільнення Постачальника від будь-яких претензій чи санкцій у зв’язку з таким використанням.

Альтернативно, можна укласти тристоронню угоду між ТОВ №1, ТОВ №2 і ТОВ №3, у якій чітко визначити порядок використання технічної документації, обсяг дозволених дій і відповідальність сторін.

З повагою! Щасти Вам!